★ 标杆胜诉

最高法终结的十年缠诉 —— 某美系合资汽车制造商被诉实用新型再审案

同一原告基于同一专利、同一证据反复发起诉讼达八年。我所代理被告,从北京一中院、北京高院、北京知识产权法院打到最高人民法院驳回再审。该案后被作为司法鉴定意见证据使用规则典型案例多次援引。

案件结果
胜诉
审级 / 程序
一审 / 二审 / 再审
受理机构
北京知识产权法院
年份
2007–2017
01 · 案件背景

案情概要

客户为某全球美系汽车制造商在华合资企业,被一名个人专利权人主张其某车型侵害一件标的为汽车远光灯电子控制器的实用新型专利。该原告自 2007 年起,先后向北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院反复就同一专利、基于同一组证据提起诉讼并撤诉,前后共计四次。此前两次诉讼中,案件还曾被法院委托专业鉴定机构对涉案被诉侵权产品进行司法鉴定,结论均不构成相同或等同侵权,原告随即撤诉。

2015 年,原告再以完全相同的事实和证据向北京知识产权法院第五次提起诉讼。客户因前后多年应诉不胜其扰,并已花费大量人力物力,遂全权委托我所应对该案。

02 · 法律争议焦点

争议焦点

  • 前后两份司法鉴定意见在本案中如何使用?

    前案中由法院委托作出的鉴定意见、与原告自行委托作出的鉴定意见,结论存在差异。两份意见在本案中能否作为定案依据,以及如何在事实认定中加以区分,是本案首要焦点。

  • 等同侵权原则究竟应在哪一层面进行比对?

    原告将多个部件功能拼凑后整体主张等同。我方需论证等同原则适用于“技术特征”层面而非“整体技术方案”层面,原告的比对方法不符合法律规定。

  • 纯功能性限定特征的保护范围如何界定?

    涉案专利权利要求中含有“延时功能”等典型功能性限定特征。该类特征的保护范围应严格限定于专利说明书及其附图所记载的具体实施方式,并不延及实现同一功能的其他技术手段。

03 · 康瑞策略

应对方案

首先,从体系层面厘清两份鉴定意见的程序属性:法院委托之鉴定为前关联案件中针对其他车型作出,与本案被诉产品并非同一对象,故不能作为本案技术比对依据;而原告单方委托作出的鉴定意见,因双方均予认可,可作为本案技术方案比对的参考证据。

其次,针对被诉技术方案中的“延时功能”等关键特征,论证其实现方式在本领域属于公知手段,不限于涉案专利所记载的具体技术方案;并且功能性技术特征还需结合其他元器件的连接关系限定保护范围,而该连接关系并未出现在被诉技术方案中。

最后,向法院明确等同原则的适用层级:等同是“技术特征的等同”,并非“整体技术方案的等同”。原告将多个部件功能合并后主张等同,混淆了技术方案与技术特征,不符合法律规定。

04 · 案件结果

结果与影响

一审:北京知识产权法院支持我方观点,认定被诉技术方案缺少权利要求中记载的必要技术特征,已有特征既不相同也不等同,判决驳回原告全部诉讼请求

二审:北京市高级人民法院维持原判。

再审:最高人民法院在 2017 年作出(2017)最高法民申 2249 号民事裁定书,驳回原告再审申请。十年缠诉至此终结。

05 · 案件意义

实务启示

本案就专利侵权诉讼中两类司法鉴定意见(法院委托 vs 当事人单方委托)的取舍规则,作出层次清晰的论证,对裁判规则的形成具有借鉴意义。

该案后被各级法院作为司法鉴定意见证据使用规则的典型案例,在多次法官培训与讲座中被引用。同时对纯功能性技术特征的保护范围、等同原则的适用层级,亦提供了实务操作指引。